是否造成混淆不是認(rèn)定侵權(quán)的必要法定條件，本案施工單位既然銷售了假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，就應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)僅指對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用，銷售侵權(quán)產(chǎn)品的行為和反向假冒的行為，同樣屬于對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用。《商標(biāo)法》第五十二條第項(xiàng)認(rèn)定的侵權(quán)行為是未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)。非商標(biāo)注冊(cè)人擅自將他人注冊(cè)商標(biāo)使用于同一種或類似商品上，無(wú)論是否實(shí)際銷售都是侵權(quán)。在對(duì)外出口的定牌加工商品上擅自使用他人在國(guó)內(nèi)已注冊(cè)商標(biāo)的行為，應(yīng)按商標(biāo)侵權(quán)處理。

　　［案例一］施工中使用假冒注冊(cè)商標(biāo)材料

　　案情

　　當(dāng)事人丙施工單位負(fù)責(zé)某建筑工程中的防水工程。按照合同約定，施工單位應(yīng)使用指定商標(biāo)的聚乙烯丙綸防水卷材，工程實(shí)行綜合單價(jià)，包括材料費(fèi)、材料試驗(yàn)費(fèi)、人工費(fèi)、各種稅金、現(xiàn)場(chǎng)清理費(fèi)、蓄水試驗(yàn)費(fèi)、清運(yùn)垃圾費(fèi)等全部?jī)?nèi)容。施工單位在具體施工過(guò)程中，使用的是冒牌聚乙烯丙綸防水卷材，被工商機(jī)關(guān)查處。

　　分析

　　在辦案過(guò)程中，對(duì)于建筑施工單位在施工過(guò)程中使用假冒注冊(cè)商標(biāo)建筑材料的行為應(yīng)當(dāng)如何定性，存在兩種不同意見(jiàn)。

　　第一種意見(jiàn)認(rèn)為，當(dāng)事人的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，屬于民事違約。當(dāng)事人購(gòu)買使用冒牌防水卷材是單純意義上的使用行為，《商標(biāo)法》對(duì)購(gòu)買假冒注冊(cè)商標(biāo)商品并使用的行為沒(méi)有規(guī)定，工商機(jī)關(guān)對(duì)使用假冒商標(biāo)商品的行為不能作出處罰。即使不是單純的使用行為，當(dāng)事人將購(gòu)買的冒牌防水卷材鋪設(shè)在建筑工程當(dāng)中，上面覆蓋水泥，防水工程完工后從表面無(wú)法看到卷材的商標(biāo)，這種行為本身不會(huì)造成消費(fèi)者混淆，沒(méi)有給注冊(cè)商標(biāo)所有權(quán)人造成損害。

　　第二種意見(jiàn)認(rèn)為，本案當(dāng)事人的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。本案中的工程實(shí)行綜合單價(jià)，施工單位的施工計(jì)價(jià)既然包括材料費(fèi)、人工費(fèi)，說(shuō)明當(dāng)事人有銷售材料的行為。根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第六條的規(guī)定，一項(xiàng)銷售行為如果既涉及應(yīng)稅勞務(wù)又涉及貨物，為混合銷售行為。因此，對(duì)于施工單位，應(yīng)按銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)商品定性并予以處罰。是否造成混淆不是認(rèn)定侵權(quán)的必要法定條件，本案施工單位既然銷售了假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，就應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　筆者同意第二種意見(jiàn)。就本案而言，不能將當(dāng)事人的行為定性為使用行為，而應(yīng)定性為銷售行為。根據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的規(guī)定，商品可以是實(shí)物商品，也可以是服務(wù)。在本案中，施工單位向合同另一方出售的是防水材料和服務(wù)。施工單位并非施工材料的實(shí)際使用者，而僅為加工者，最終的購(gòu)買者為建筑方。《商標(biāo)法》并未指明銷售商品的形式和形態(tài)，應(yīng)當(dāng)具體案件具體分析。施工單位的行為，實(shí)質(zhì)上既侵犯了權(quán)利人的商標(biāo)專用權(quán)，又損害了建筑方利益。裝飾材料單獨(dú)作為標(biāo)的列入合同，應(yīng)視為定購(gòu)代銷行為。施工單位在施工過(guò)程中，使用假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的材料，同時(shí)承擔(dān)民事責(zé)任與承擔(dān)行政責(zé)任并不矛盾，所以不能因其民事違法就免除其行政責(zé)任。

　　［案例二］定牌加工出口產(chǎn)品使用他人注冊(cè)商標(biāo)

　　案情

　　2011年3月，J市工商局接到鄰市某木業(yè)有限公司舉報(bào)，稱J市某工貿(mào)有限公司在沒(méi)有得到該公司授權(quán)的情況下，非法使用其商標(biāo)向新加坡出口紅富士蘋果。木業(yè)公司提供了擁有注冊(cè)商標(biāo)的證明材料,商標(biāo)注冊(cè)類別為31類，該商標(biāo)未在新加坡注冊(cè)。

　　接到舉報(bào)后，J市工商局立即組織執(zhí)法人員檢查，在工貿(mào)公司倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)印刷有涉案商標(biāo)的包裝箱1100個(gè)。經(jīng)調(diào)查，工貿(mào)公司與木業(yè)公司無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)，該公司與新加坡某公司簽訂合同，由工貿(mào)公司在國(guó)內(nèi)組織貨源，由新加坡某公司指定青島某包裝紙業(yè)有限公司生產(chǎn)包裝箱，工貿(mào)公司包裝后把產(chǎn)品全部發(fā)往新加坡，由新加坡某公司在新加坡銷售。

　　分歧

　　第一種意見(jiàn)認(rèn)為，本案不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。這種意見(jiàn)認(rèn)為，木業(yè)公司的商標(biāo)雖在國(guó)內(nèi)注冊(cè)，但并未在新加坡注冊(cè)，工貿(mào)公司的行為類似于定牌加工，其產(chǎn)品出口新加坡， 并不在國(guó)內(nèi)銷售。

　　第二種意見(jiàn)認(rèn)為，本案構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。雖然涉案商標(biāo)未在新加坡注冊(cè)，工貿(mào)公司生產(chǎn)的冒牌紅富士通過(guò)新加坡某公司在新加坡市場(chǎng)銷售，但該公司作為生產(chǎn)企業(yè)，事實(shí)上在國(guó)內(nèi)已經(jīng)與新加坡某公司形成貿(mào)易關(guān)系，構(gòu)成了商標(biāo)侵權(quán)。

　　辦案機(jī)關(guān)最終采納第二種意見(jiàn)，對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行了處罰。

　　分析

　　當(dāng)事人工貿(mào)公司的行為和定牌加工行為類似。在實(shí)踐中，因定牌加工出口產(chǎn)品使用他人在國(guó)內(nèi)已注冊(cè)商標(biāo)的情形時(shí)有發(fā)生。這種情況是否侵權(quán)，理論與實(shí)踐中均存在爭(zhēng)議。

　　在司法實(shí)踐中，判決侵權(quán)與不侵權(quán)的案例均存在。

　　認(rèn)為不侵權(quán)的理由主要有3個(gè)。一是貼牌生產(chǎn)的產(chǎn)品不在國(guó)內(nèi)銷售，不會(huì)造成與國(guó)內(nèi)相同或近似商標(biāo)的混淆與誤認(rèn)。二是貼牌生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售到國(guó)外，并未造成對(duì)國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的真實(shí)損害。三是商標(biāo)權(quán)具有地域性特點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)的注冊(cè)商標(biāo)只在國(guó)內(nèi)受保護(hù)，產(chǎn)品在國(guó)外銷售，則不對(duì)在國(guó)內(nèi)注冊(cè)的商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)。

　　近年來(lái)，無(wú)論是法院判例，還是海關(guān)、工商機(jī)關(guān)的執(zhí)法實(shí)踐，更多的是認(rèn)定這種行為侵權(quán)。注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)僅指對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用，銷售侵權(quán)產(chǎn)品的行為和反向假冒的行為，同樣屬于對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用。《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)認(rèn)定的侵權(quán)行為是“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)”。《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條規(guī)定，《商標(biāo)法》和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。因而，非商標(biāo)注冊(cè)人擅自將他人注冊(cè)商標(biāo)使用于同一種或類似商品上，無(wú)論是否實(shí)際銷售都是侵權(quán)。

　　商標(biāo)是否侵權(quán)應(yīng)以是否使用為依據(jù)，而不應(yīng)以是否混淆、是否造成損失為依據(jù)。在一個(gè)商品上未經(jīng)許可擅自使用他人的注冊(cè)商標(biāo)，可能存在造成混淆、足以造成混淆、不造成混淆3種情形。在同一種商品或類似商品上使用，并在注冊(cè)國(guó)銷售，肯定會(huì)造成混淆。在同一種商品或類似商品上使用，雖沒(méi)有銷售，也足以造成混淆，即有混淆的可能性。不在同一種商品或類似商品上使用，或雖在同一種商品或類似商品使用，但不在注冊(cè)國(guó)銷售，則不造成混淆。

　　實(shí)際上，《商標(biāo)法》規(guī)定不得在同一種商品或類似商品上使用，是基于防止混淆的目的，但是判定侵權(quán)卻不能以是否造成混淆為標(biāo)準(zhǔn)。綜上，在對(duì)外出口的定牌加工商品上擅自使用他人在國(guó)內(nèi)已注冊(cè)商標(biāo)的行為，應(yīng)按商標(biāo)侵權(quán)處理。