引證商標(biāo)與申請商標(biāo)構(gòu)成核定使用在相同或類似商品上的近似商標(biāo)，商標(biāo)評審委員會、一、二審法院依據(jù)決定或判決作出時引證商標(biāo)的權(quán)利狀態(tài)，對申請商標(biāo)的注冊申請予以駁回的作法并無不妥。申請商標(biāo)GARRETT完整地包含于引證商標(biāo)garrettcom商標(biāo)，二者在字母構(gòu)成、呼叫方面近似，但是，2001年《商標(biāo)法》第二十八條之所以禁止在同一種或類似商品或服務(wù)上注冊相同或近似商標(biāo)，其目的不僅在于避免相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，同時亦在于避免在實際使用中出現(xiàn)兩個不同注冊商標(biāo)專用權(quán)之間的沖突。在此情況下，考慮到注冊商標(biāo)專用權(quán)所具有的私權(quán)性質(zhì)，如果引證商標(biāo)權(quán)利人明確認(rèn)可申請商標(biāo)的注冊，則亦可認(rèn)為申請商標(biāo)的注冊不再存在障礙。

　　干貨 | 商標(biāo)注冊障礙消除的常見情形梳理。據(jù)統(tǒng)計，2015年上海知產(chǎn)法院共審結(jié)商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政糾紛案件3228件，其中涉及《商標(biāo)法》第三十條、第三十一條適用的案件共1915件，占比59.3%。2015年商標(biāo)評審委員會敗訴案件中，涉及“商標(biāo)近似”判斷的案件比例為22%，涉及“商品類似”判斷的案件比例為11%，二者總共占比33%。

　　在適用《商標(biāo)法》第三十條、第三十一條的過程中，注冊障礙消除的情形直接影響案件的審理結(jié)果。因此，消除注冊障礙無疑就成為商標(biāo)申請人的一種救濟(jì)路徑。實務(wù)中，常見的注冊障礙消除的情形大致包括 引證商標(biāo)主體消亡、引證商標(biāo)被撤銷、引證商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至訴爭商標(biāo)申請人、引證商標(biāo)權(quán)利人與訴爭商標(biāo)申請人達(dá)成共存協(xié)議、訴爭商標(biāo)經(jīng)使用已形成“穩(wěn)定的市場秩序”。

　　一、引證商標(biāo)主體消亡

　　在“KUERZI”商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案[1]中，法院認(rèn)為，商標(biāo)專用權(quán)作為一種民事權(quán)利，應(yīng)由法律規(guī)定的民事主體來行使。被異議商標(biāo)的申請注冊人早在2012年6月20日已被注銷，其民事主體資格已經(jīng)喪失，且其在被注銷前沒有申請將被異議商標(biāo)的申請權(quán)轉(zhuǎn)移。在此情形之下，商標(biāo)評審委員會于2013年1月28日裁定核準(zhǔn)被異議商標(biāo)注冊，缺乏事實和法律依據(jù)，依法應(yīng)予糾正。

　　對于該種情形，其法律適用依據(jù)為《商標(biāo)法》第四條，即自然人、法人或者其他組織對其生產(chǎn)、制造、加工、揀選或者經(jīng)銷的商品，需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商品商標(biāo)注冊。

　　二、引證商標(biāo)被撤銷

　　在“nenewera”商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案[2]中，法院認(rèn)為，構(gòu)成商標(biāo)法第二十八條所規(guī)定的申請商標(biāo)權(quán)利障礙的，應(yīng)當(dāng)是已經(jīng)注冊或者初步審定的有效商標(biāo)。引證商標(biāo)與申請商標(biāo)構(gòu)成核定使用在相同或類似商品上的近似商標(biāo)，商標(biāo)評審委員會、一、二審法院依據(jù)決定或判決作出時引證商標(biāo)的權(quán)利狀態(tài)，對申請商標(biāo)的注冊申請予以駁回的作法并無不妥。但是，引證商標(biāo)在二審判決作出前，即2014年12月31日，被商標(biāo)評審委員會以連續(xù)三年停止使用為由予以撤銷，且在二審判決作出后，因各方當(dāng)事人均未對撤銷決定啟動后續(xù)行政及司法審查程序，使引證商標(biāo)基于撤銷決定的生效而產(chǎn)生了喪失注冊商標(biāo)專用權(quán)的法律后果。由于申請商標(biāo)是否應(yīng)予核準(zhǔn)注冊的唯一的權(quán)利障礙已經(jīng)消失，若仍以二審判決作出時的事實狀態(tài)為基礎(chǔ)去考量申請商標(biāo)是否應(yīng)予核準(zhǔn)注冊，將導(dǎo)致顯失公平的結(jié)果。

　　三、引證商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至訴爭商標(biāo)申請人

　　在“王木匠中式紅木家具及圖”商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案[3]中，法院認(rèn)為，二審訴訟期間，引證商標(biāo)已被商標(biāo)局核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給吳豐林，因此引證商標(biāo)已不屬于商標(biāo)法第三十條所指的“他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)”，不再構(gòu)成申請商標(biāo)申請注冊的在先權(quán)利障礙。雖然商標(biāo)評審委員會和原審法院依據(jù)評審時的事實狀態(tài)認(rèn)定申請商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)并無不妥，但在被訴決定所依據(jù)的事實已經(jīng)發(fā)生變化的情況下，不予考慮該事實可能導(dǎo)致顯失公平，因此，商標(biāo)評審委員會應(yīng)當(dāng)在考慮已經(jīng)變化的事實基礎(chǔ)上重新作出復(fù)審決定。

　　四、引證商標(biāo)權(quán)利人與訴爭商標(biāo)申請人達(dá)成共存協(xié)議

　　在“GARRETT”商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案[4]中，法院認(rèn)為，申請商標(biāo)“GARRETT”完整地包含于引證商標(biāo)“garrettcom”商標(biāo)，二者在字母構(gòu)成、呼叫方面近似，但是，2001年《商標(biāo)法》第二十八條之所以禁止在同一種或類似商品或服務(wù)上注冊相同或近似商標(biāo)，其目的不僅在于避免相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，同時亦在于避免在實際使用中出現(xiàn)兩個不同注冊商標(biāo)專用權(quán)之間的沖突。在此情況下，考慮到注冊商標(biāo)專用權(quán)所具有的私權(quán)性質(zhì)，如果引證商標(biāo)權(quán)利人明確認(rèn)可申請商標(biāo)的注冊，則亦可認(rèn)為申請商標(biāo)的注冊不再存在障礙。

　　五、訴爭商標(biāo)經(jīng)使用已形成“穩(wěn)定的市場秩序”

　　在“稻香村及圖”商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案[5]中，法院認(rèn)為，對因歷史原因形成不同市場主體各自擁有相同字號，以及在同一種或者類似商品上各自擁有相同或者近似商標(biāo)的情形下，當(dāng)其中一方主體主張其申請注冊被異議商標(biāo)系對其字號及在先注冊商標(biāo)的延續(xù)時，人民法院除應(yīng)當(dāng)依據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，亦應(yīng)尊重歷史和現(xiàn)狀，尊重業(yè)已形成的市場秩序，全面、審慎、客觀地考量各種因素，以盡量劃清商業(yè)標(biāo)識之間的界限為指針，公平合理地作出裁判。蘇州稻香村公司和上海稻香村公司的“稻香村”字號，均已由各自的關(guān)聯(lián)企業(yè)或在先公司使用多年，且在第30類商品上各自注冊了兩在先注冊商標(biāo)和引證商標(biāo)一，這種狀況已經(jīng)持續(xù)多年。在此情形下，被異議商標(biāo)的申請注冊是否具有合理性，還應(yīng)當(dāng)考量兩公司的發(fā)展歷史、兩在先注冊商標(biāo)和引證商標(biāo)一的實際使用狀況、知名度以及被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)一和兩在先注冊商標(biāo)本身的近似程度等相關(guān)因素。

　　在上述注冊障礙消除的情形中，前四種基本上爭議不大，一旦出現(xiàn)該四種情形，法院一般會以上述案例中的類似判理支持訴爭商標(biāo)申請人的主張。但是，對于第五種情形，實務(wù)中還是有些疑難問題。

　　根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第1條的規(guī)定，人民法院在審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件時，對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握商標(biāo)法有關(guān)保護(hù)在先商業(yè)標(biāo)志權(quán)益與維護(hù)市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標(biāo)志區(qū)別開來的市場實際，注重維護(hù)已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序。對于該條款的適用，至少存在如下疑問 首先，此處“已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序”應(yīng)該如何認(rèn)定?是否存在和引證商標(biāo)的市場秩序相比較的問題?其次，該條款是否適用于全部類型的授權(quán)確權(quán)案件?或者說，在商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，是否考慮訴爭商標(biāo)經(jīng)使用產(chǎn)生的市場秩序?

　　干貨 | 商標(biāo)注冊障礙消除的常見情形梳理。對于以上疑問，有待進(jìn)一步的研究，以便明確適用規(guī)則。小編投資管理(上海)有限公司主要從事工商注冊、財務(wù)服務(wù)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)收購，各種資質(zhì)審批的代理服務(wù)機構(gòu)!具有多年的工商、稅務(wù)代理經(jīng)驗，目前已在上海、上海、天津開設(shè)有分公司，業(yè)務(wù)范圍遍及全國!小編以誠信高效的工商代理服務(wù)，為您排憂解難!